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“黑人”系列商標無效宣告案評析

日期:2019-09-04 來源:中國知識產權報 作者:夏歡 瀏覽量:
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原標題:加大保護力度規制惡意注冊——“黑人”系列商標無效宣告案評析


商標惡意注冊行為損害他人合法在先權利,擾亂正常市場秩序,對此種行為應予以嚴厲打擊已成為社會各界的普遍共識。隨著商標法的幾次修改,規制商標惡意注冊的配套制度日益完善,除第十三條、第十五條、第三十條、第三十二條外,我國現行商標法第四十四條第一款規定的以“其他不正當手段取得注冊”也成為權利人維權的有力武器。本文結合“黑人”系列商標無效宣告案,探討該條款在制止惡意商標方面的具體適用性。


基本案情


“DARLIE黑人”品牌由好來化工(中山)有限公司(下稱好來化工)于20世紀30年代在上海創立,如今已成為口腔護理用品行業具有一定知名度的品牌。好來化工股份有限公司(下稱好來公司)是好維股份有限公司(下稱好維公司)于1985年在我國臺灣地區設立的全資子公司。好維公司享有黑人系列商標(包括“黑人”中文商標、“DARLIE”英文商標和“”圖形商標)的專用權;好來公司享有“”圖形作品的著作權。“黑人”系列商標曾多次被法院和商標評審機關認定為牙膏等商品上的馳名商標。


本案爭議商標涉及自然人杜某于2002年分別在蚊香等第5類商品、紙巾等第16類商品和誘殺昆蟲電力裝置等第9類商品上申請注冊的6件“”和“”商標,還有杜某設立的廣州市黑人日用品有限公司(下稱廣州黑人公司)于2014年在電加熱裝置等第11類商品上申請注冊的1件“”商標。前6件商標通過初步審定公告后,好來化工于2003年提出異議,主張上述商標的申請注冊違反了根據2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法(下稱2001年商標法)第二十八條和第十三條第二款規定,但其主張未能獲得支持。


隨后,好來化工針對上述商標提起無效宣告請求,主要理由為上述商標的注冊屬于以“其他不正當手段取得注冊”的情形,違反了2001年商標法第四十一條第一款規定,其中“”圖形商標的注冊還損害了其在先著作權。原國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱原商評委)支持了好來化工的上述主張,裁定對涉案的7件爭議商標予以無效宣告。


杜某和廣州黑人公司不服原商評委所作裁定,于2017年5月向北京知識產權法院提起行政訴訟。2018年1月29日,北京知識產權法院作出一審判決,維持原商評委所作裁定。杜某和廣州黑人公司不服一審判決,提起上訴。2018年10月8日,北京市高級人民法院作出二審判決,維持一審判決和原商評委所作裁定。


案件評析


這是一起適用于2001年商標法第四十一條第一款(現行商標法第四十四條第一款)規定來規制惡意注冊行為的典型案例。對于以“其他不正當手段”規定的適用,《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(下稱《若干規定》)及北京市高級人民法院于2019年4月24日發布的《商標授權確權行政案件審理指南》(下稱《審理指南》)均有明確規定。


《審理指南》第十七條第三款對以“其他不正當手段”的具體情形進行列舉。根據該規定和相關司法實踐以“其他不正當手段”取得商標注冊的行為典型表現為:申請注冊多件與其他主體商業標識相同或近似的商標,前述商業標識既包括他人具有較強顯著性的商標,也包括他人企業名稱、字號、社會組織名稱及其有一定影響力的名稱、包裝、裝潢;申請注冊多件與具有一定知名度的地名、景點名稱、建筑物名稱等相同或近似的商標;商標申請人具有兜售商標,或者高價轉讓未果即向在先商標使用人提起侵權訴訟等。


該案中,判斷爭議商標是否屬于以“其他不正當手段取得注冊”的情形需要考慮以下因素:


第一,申請注冊商標的數量。杜某及其關聯公司共申請注冊了66件商標,其中55件是與他人商標、企業字號相同或高度近似的商標,所占比例很大。


第二,申請注冊商標涉及類別的行業跨度。如果行為人申請注冊的商標行業跨度大,明顯超出其經營業務需求,則其囤積商標的可能性較大。該案中,杜某及其關聯公司申請注冊的商標涉及多個類別,且申請注冊時間集中,尤其在2002年4月11日申請注冊了38件互不關聯的商標,明顯超出正常的經營需要。


第三,申請注冊商標的顯著性和知名度。行為人申請的商標與他人顯著性較強的商標、字號、包裝裝潢等相同或近似,往往涉及多個主體的多件知名商標。該案中,杜某及其關聯公司不僅申請注冊了多件黑人系列商標,還申請注冊了“多芬”“拉芳”等他人具有較高知名度的商標。


第四,申請注冊商標后的行為。行為人通常并不真實使用申請注冊的商標,而是兜售或提起惡意訴訟,以謀取不正當利益。該案中,杜某及其關聯公司在網上公開售賣的商標多達20件。杜某在獲得商標注冊后,于2014年依據其在紙巾上注冊的第3135549號“”商標向市場監管部門投訴,主張好來化工在作為黑人牙膏贈品的紙巾上使用“DARLIE”字樣,侵犯了其注冊商標專用權,市場監管部門認定構成侵權并對銷售主體作出行政處罰。該案經過復議后進入訴訟程序,北京市高級人民法院最終撤銷了相關行政處罰決定。從實際使用情況看,雖然杜某將其注冊“”和“”商標使用在蚊香商品上,但其產品整體的包裝和風格卻與好來化工黑人牙膏的包裝裝潢高度近似。


實踐中,很多權利人曾遭遇商標被搶注、“搭便車”,甚至被惡意投訴或提起惡意侵權訴訟的情形。近年來,司法機關對惡意搶注、惡意侵權和惡意訴訟行為加大規制力度,如最高人民法院在“歌力思”指導案例中明確指出,對于惡意注冊的商標,在民事侵權案件中不應給予保護,這有利于更好地規制惡意注冊行為,維護權利人合法權益及公平競爭的市場秩序。

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